Доц., к. ю. н. Халаїм Ніна Олексіївна
Зміст права на промисловий зразок: майнові права інтелектуальної власності

Переходячи до дослідження майнового змісту права на промисловий зразок, слід зазначити, що майнові права інтелектуальної власності (далі - майнові права) на промисловий зразок викладені у статтях 424, 464 ЦК у вигляді переліку правомочностей:

право на використання;виключне право дозволяти використання (видавати ліцензії);

виключне право перешкоджати неправомірному використанню, в тому числі забороняти таке використання;

інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.

Також частина 3 ст. 424 вказує, що майнові права інтелектуальної власності можуть відповідно до закону бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи, предметом договору застави та інших зобов'язань, а також використовуватися в інших цивільних відносинах.

Порядок здійснення окремих з них міститься у статті 20 Спеціального закону.

Аналізуючи вказані статті ЦК та Спеціального закону, можна зробити висновок, який, на мій погляд, дозволяє краще зрозуміти сутність майнових прав на промисловий зразок та має не лише теоретичне, але і практичне значення. Цей висновок полягає в тому, що майнові права, які викладені у зазначених вище статтях як сукупність (набір) певних самостійних правомочностей (це підкреслене і термінологічною конструкцією „майнові права інтелектуальної власності", що застосовується у множині) по відношенню до промислових зразків (до речі це ж стосується і винаходів та корисних моделей - об'єктів патентної охорони), є цілісною (єдиною) конструкцією.

Отже, всі названі правомочності є взаємопов'язаними і разом становлять майнові права на промисловий зразок. Таким чином, лише носій всіх цих правомочностей у сукупності є суб'єктом майнових прав на промисловий зразок. Неможливо відчужити (повністю передати) жодну з вказаних правомочностей окремо. Передання всього комплексу правомочностей є зміною суб'єкта майнових прав на промисловий зразок.

Реалізація суб'єктом кожної з цих правомочностей ґрунтується на наявності у нього інших правомочностей і є неможливою без здійснення останніх. Так, надаючи дозвіл на використання промислового зразка, суб'єкт майнових прав реалізовує своє виключне право дозволяти використання промислового зразка, вступаючи у зобов'язальні правовідносини, об'єктом яких є право використання промислового зразка. В той же час, виключне право дозволяти використання втратило б свій смисл, якби воно не було підкріплене правом перешкоджати несанкціонованому використанню.

Норма частини 3 ст. 424 говорячи про те, що майнові права інтелектуальної власності можуть бути об'єктом цивільних правовідносин, фактично передбачає таку правомочність суб'єкта права інтелектуальної власності, як виключне право розпоряджатись майновими правами.

Стаття 462 ЦК встановлює, що набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок засвідчується патентом [ У Проекті знайшли свою реалізацію положення Регламенту Ради ЄС № 6/2002 від 12 грудня 2001 р. "Про промислові зразки Спільноти" і передбачається, що право інтелектуальної власності на промисловий зразок набувається не лише на підставі реєстрації з видачею патенту (зареєстрований промисловий зразок), а й на підставі міжнародної реєстрації промислового зразка та оприлюднення. У цьому випадку набуття права інтелектуальної власності на промисловий зразок не засвідчується патентом (незареєстрований промисловий зразок).]. Таким чином, патент виступає як засіб засвідчення, підтвердження, закріплення права інтелектуальної власності. У частині 2 ст. 464 вказується, що майнові права на промисловий зразок належать володільцю відповідного патенту. Вважаємо за необхідне додати, що повний зміст права інтелектуальної власності може належати лише авторові-патентоволодільцю (оскільки особисті немайнові права є невідчужуваними), всі інші особи можуть мати лише майнові права на промисловий зразок.

Серед визначень правомочностей, що містяться у частині 1 статті 464 ЦК і які аналізувалися вище, виділяється „право на використання", оскільки воно не названо „виключним", на відміну від виключного права дозволяти використання промислового зразка, виключного права перешкоджати неправомірному використанню. Нажаль, у вітчизняному законодавстві немає визначення „виключного права" [ В Законі України „Про авторське право і суміжні права" є визначення виключного права як майнового права особи, яка має щодо твору, виконання, постановки, передачі організації мовлення, фонограми чи відеограми авторське право і (або) суміжні права, на використання цих об'єктів авторського права і (або) суміжних прав лише нею і на видачу лише цією особою дозволу чи заборону їх використання іншим особам у межах строку, встановленого цим Законом. Отже, у розумінні цього Закону виключне право, фактично, - це майнові права інтелектуальної власності на твір за термінологією ЦК, а отже, це визначення ми не можемо використовувати для з'ясування характеру правомочності.], яке можна було б застосувати з метою визначення природи (характеру) такого права, і тому щодо змісту цього поняття можна наводити лише теоретичні напрацювання.

Якщо звернутись до юридичної літератури у сфері права інтелектуальної власності, можна зустріти такі точки зору з приводу розуміння виключного характеру права на об'єкт права інтелектуальної власності. Так, Антимонов Б.С. та Флейшиц К.А. висловлювали думку, що виключний характер права полягає у невідчужуваності, невід'ємності права від особистості автора [ Антимонов Б.С., Флейшиц Е.А. Авторское право.-М.: Гос. издат. юрид. лит., 1957. - С. 59-61.].

Однак наведений підхід не можна застосувати по відношенню до майнових прав на промисловий зразок.

Слід зазначити, що вперше термін „виключні права" запропонував Шершеневич Г.Ф., говорячи, що права, метою яких є надання особам виключної можливості здійснення певних дій із забороною всім іншим можливості копіювати, слід було б назвати виключними [ Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. - С. 72].

Я поділяю думку Дозорцева В.А., який зазначає, що виключність права полягає не в тому, що воно належить виключно одній особі, а в тому, що воно закріплюється виключно за тими особами, що визначені у законі та на підставах, ним встановлених [ Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. Сборник статей / Исследовательский центр частного права. - М.: Статут, 2005. - С. 120.].

Термін "виключне" право може означати і можливість суб'єкта цього права виключати всіх інших осіб із сфери дії цього права.

Навіть застосовуючи всі наведені теоретичні визначення для з'ясування того, що мав на увазі наш законодавець, все ж питання змісту терміну „виключне право" залишається відкритим.

Можливо законодавець виходив з того, що промисловий зразок може вільно використовуватись будь-ким після закінчення строку чинності виключних майнових прав, тому і право на використання не є виключним. Така думка випливає зі змісту частин 3, 4, 5 статті 465, в яких йдеться мова лише про строк чинності виключних майнових прав [ Слід відмітити, що у Проекті це положення статті 465 змінене і говориться про строк чинності майнових прав.], а отже виходить, що право на використання не має строку чинності.

З такою позицією не можна погодитись, оскільки і в разі, коли особа не одержить патент на промисловий зразок, вона може використовувати його вільно, однак це не говорить про існування у неї права на використання як складової права інтелектуальної власності, яке засвідчується патентом. До видачі патенту права інтелектуальної власності на промисловий зразок не існує. Як після спливу строку чинності патенту, так і до його видачі можна говорити лише про можливість (дозволеність) використання, а не про право на використання, оскільки будь-яке право однієї особи передбачає зустрічний обов'язок іншої особи.

Як і будь-яке суб'єктивне право, майнові права на промисловий зразок, як цілісна конструкція, існують в певних рамках. Встановлені українським законодавством межі майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок можуть бути класифіковані на дві групи.

До першої групи доцільно віднести загальні межі, в яких існують майнові права на промисловий зразок. До них відносяться: територія дії (майнові права на промисловий зразок, що засвідчуються патентом України, діють на території України); термін дії (відповідно до частини 1 статті 20 Спеціального закону права, що випливають із патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу в офіційному бюлетені „Промислова власність", а згідно з частиною 5 статті 5 Спеціального закону максимальний строк дії патенту, а отже і майнових прав, які він засвідчує, становить 15 років від дати подання заявки на одержання патенту [Слід зазначити, що в Проекті планується збільшити цей строк до 25 років, який складається з п'ятирічних періодів, а для незареєстрованих промислових зразків передбачено строк у три роки з моменту оприлюднення.]); обсяг майнових прав на промисловий зразок визначається сукупністю суттєвих ознак (ч. 2 статті 462 ЦК).

Спеціальний закон уточнює, що суттєві ознаки промислового зразка мають бути представлені на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до реєстру, копія яких міститься в патенті. Причому тлумачення суттєвих ознак здійснюється в межах опису промислового зразка, що є частиною заявки (частина 6 статті 5).

У пункті 8.1.4.1. Правил складання та подання заявки на промисловий зразок [[Правила складання та подання заявки на промисловий зразок, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18 лютого 2002р. № 110, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 226/6514.]вказується, що ознака належить до суттєвих, якщо вона впливає на формування зовнішнього вигляду виробу, якому притаманна така ознака.

При застосуванні вказаних вище норм у разі виникнення конкретного спору про порушення майнових прав на промисловий зразок, судовому експерту досить складно відповісти на питання чи використаний промисловий зразок у виробі, який є предметом спору, тому що сперш йому необхідно визначити, які із ознак промислового зразка, є суттєвими. А це створює значний ризик суб'єктивізму експертного висновку.

Слід додати, що законодавець, застосовуючи поняття "сукупність суттєвих ознак" при визначенні обсягу майнових прав на промисловий зразок, підкреслює тим самим, що ці права встановлюються не до кожної окремої ознаки, а до їх сукупності, як цілісної категорії. Отже, досить легко обійти майнові права на промисловий зразок - достатньо змінити або виключити хоча б одну суттєву ознаку. У зв'язку з чим, на сьогоднішній день у вітчизняній судовій практиці є справи, в яких запатентований промисловий зразок, не дивлячись на загальну візуальну схожість із зовнішнім виглядом протиставленого виробу, не визнавався використаним, а отже майнові права на нього порушеними, на тій підставі, що одна із суттєвих ознак промислового зразка не була повторена.

В Проекті зроблено спробу усунути цей недолік через розширення обсягу майнових прав на промисловий зразок: передбачено правило, яке встановлює, що для того, щоб зовнішній вигляд виробу не порушував майнових прав на промисловий зразок, які належать іншій особі, необхідно, щоб він створював у інформованого користувача (споживача, виробника та розповсюджувача виробів, для яких застосовується промисловий зразок) протилежне загальне враження. Однак, напевне, в разі прийняття такої норми, судова практика має дати відповідь, що означає „протилежне загальне враження".

Другу групу складають межі, які на відміну від першої групи, вступають в дію за наявності певних обставин, передбачених Спеціальним законом. Їх можна назвати обмеженнями майнових прав на промисловий зразок. До них відносяться:

1) право попереднього користувача;

2) видача примусових ліцензій на використання промислового зразка

3) винятки із сфери дії майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок: передбачені законом випадки, коли використання промислового зразка без дозволу суб'єкта майнових прав, не визнається порушенням майнових прав на промисловий зразок;

4) вичерпання майнових прав інтелектуальної власності на промисловий зразок.

Уявляється необхідним детальніше зупинитись на кожному з наведених обмежень майнових прав на промисловий зразок.

Отже, першим обмеженням за наведеною класифікацією, є право попереднього користувача. Статтею 470 ЦК та частиною 1 статтею 22 Спеціального закону передбачено наступну сукупність умов, необхідних для виникнення права попереднього користувача:

особа добросовісно використала заявлений промисловий зразок чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання;

особа здійснила ці дії на території України;

особа здійснила такі дії до дати подання заявки або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету.

Наведені законодавчі умови виникнення права попереднього користувача містять формулювання "добросовісне використання", однак, не пояснюють його змісту, тим самим залишивши на розсуд суду вирішення питання в кожній конкретній справі чи є використання промислового зразка особою, яка претендує на право попереднього користування, добросовісним. В той же час, суд має враховувати, що за нормою частини 5 статті 12 ЦК презюмується, що поведінка особи є добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом. Отже, за відсутності доказів недобросовісності використання промислового зразка суд має виходити із того, що використання є добросовісним. Судова практика показує, що суд бере до уваги при з'ясуванні цього питання, чи було використання об'єкта права інтелектуальної власності здійснено з порушенням прав інших осіб (у тому числі прав сторони у зобов'язанні), чи мали місце дії, які є недобросовісною конкуренцією.

Наступним обмеженням майнових прав на промисловий зразок є видача примусових ліцензій на використання промислового зразка. В Спеціальному законі передбачено дві підстави для запровадження цього заходу:

невикористання володільцем патенту на промисловий зразок або недостатнє використання промислового зразка в Україні протягом трьох років, починаючи від дати публікації відомостей про видачу патенту або від дати, коли використання промислового зразка було припинено, в разі відмови патентоволодільця від укладання ліцензійного договору (частина 1 статті 23 );

неможливість використання промислового зразка патентоволодільцем без порушення майнових прав володільця патенту, що був одержаний раніше (частина 2 статті 23), при цьому більш пізній промисловий зразок повинен бути призначений для мети іншої, ніж перший промисловий зразок або надавати значних техніко-економічний переваг і не може використовуватись без порушення майнових прав володільця патенту, що був одержаний раніше.

Останній з наведених випадків видачі примусової ліцензії в Спеціальному законі не визначається саме як видача примусової ліцензії, однак закріплений обов'язок володільця більш раннього патенту надати дозвіл володільцеві більш пізнього патенту, фактично, є примусом до надання ліцензії, оскільки воля володільця попереднього патенту не враховується. Слід зазначити, що таке обмеження майнових прав на промисловий зразок в Проекті виключено, що на мою думку є обґрунтованим, адже вказана у частині 2 статті 23 Спеціального закону підстава видачі примусової ліцензії має своєю метою стимулювання технічного прогресу. В той же час, практичною сутністю промислового зразка, як об'єкта права інтелектуальної власності, є не технічне удосконалення виробу, вирішення певної технічної задачі, а підвищення товарних якостей виробу шляхом створення естетичного вигляду. Отже, економічна цінність промислового зразка полягає у підвищенні завдяки йому попиту на промисловий виріб за рахунок створення його зовнішньої привабливості.

Встановлені законодавцем винятки зі сфери дії майнових прав на промисловий зразок складаються з групи дій, здійснення яких не розглядається як таке, що порушує майнові права на промисловий зразок.

Частина 2 статті 22 Спеціального закону до таких дій відносить використання запатентованого промислового зразка:

в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково знаходиться у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що промисловий зразок використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

без комерційної мети [ В Проекті цей виняток визначено як „без комерційної мети або з приватними цілями"];

з науковою метою або в порядку експерименту;

за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням про таке використання володільця патенту одразу як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації [ У Проекті ці винятки зі сфери дії майнових прав на промисловий зразок доповнено діями, пов'язаними з відтворенням промислового зразка для посилань або навчання.].

Останнім обмеженням майнових прав на промисловий зразок є "вичерпання прав", передбачене частиною 3 статті 22 Спеціального закону. Ця норма закріплює правило, відповідно до якого не визнається порушенням майнових прав на промисловий зразок, введення в цивільний оборот виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, після введення цього виробу в цивільний оборот володільцем патенту чи з його спеціального дозволу.

З метою правильного застосування цієї норми, принципово важливо визначити, з якого моменту виріб, виготовлений із застосуванням запатентованого промислового зразка, є введеним в цивільний оборот, з тим, щоб визначити момент, з якого майнові права патентоволодільця є "вичерпаними". Вирішення цього питання має практичне значення, адже з цього моменту по відношенню до виробу, який містить запатентований об'єкт, не можна вчинити патентного правопорушення (тобто порушення майнових прав інтелектуальної власності), а лише порушення в межах певного зобов'язання.

З цього приводу в юридичній літературі висловлюються наступні думки.

Так, Мельник О.М., пояснюючи дію принципу „вичерпання прав", як приклад, наводить випадок, коли в разі продажу (курсив мій - Н.Х.) виробу, що виготовлений із застосуванням запатентованого об'єкта, майнові права патентоволодільця на нього вичерпуються [ Право інтелектуальної власності: Академ. курс: Підручник для студентів вищих навч. закладів / За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре", 2002. - С. 297-298.].

Подібне розуміння висловлюється авторами монографії „Охорона інтелектуальної власності в Україні", які говорять, що не є порушенням майнових прав патентоволодільця подальша зміна власника продукції, виготовленої із застосуванням запатентованого об'єкта, будь-якою особою, яка придбала (курсив мій - Н.Х.) цю продукцію без порушення прав патентоволодільця [ Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О. Довгий, В.Л. Жаров, В.О. Зайчик та ін. - К.: Форум, 2002. - С. 185.].

Наведені висловлення, уявляється, вказують на одну з підстав вичерпання майнових прав на промисловий зразок - продаж патентоволодільцем або з його дозволу виробу, що виготовлений із застосуванням запатентованого промислового зразка.

В той же час, Штумпф Г. зазначав, що комерсант не може своїми діями вчинити патентне порушення, якщо йому переданий товар для продажу на комісійних умовах: товар введено в оборот і він став незалежним від дії патенту. В цьому випадку комерсант несе відповідальність, що витікає лише із зобов'язальних правовідносин договору комісії [ Штумпф Г. Лицензионный договор: Пер. с нем. Богуславского М.М. - М.: Прогресс, 1988.- С. 40-41.]. Тобто вчений відносить до підстав „вичерпання прав" і дії, які не пов'язані зі зміною власника виробу.

Законодавчого визначення термінологічної конструкції „введення в цивільний оборот" немає. Однак, в ЦК у частині 1 статті 178, яка називається „Оборотоздатність об'єктів цивільних прав" говориться, що об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту, або не обмежені в обороті, або не є невід'ємними від фізичної чи юридичної особи.

Виходячи з цієї норми, можна зробити висновок, що "введення в цивільний оборот" - це вчинення юридичних дій, внаслідок яких відбувається відчуження або перехід виробу, виготовленого із застосуванням запатентованого промислового зразка, від патентоволодільця (або іншої управомоченої особи) до іншої особи. Такими діями можуть бути передання виробу за договором застави, доручення, комісії, майнового найму, за позадоговірними зобов'язаннями, в результаті реорганізації, у спадщину тощо.

Отже, не обов'язково, щоб патентоволоділець (або інша управомочена особа) передав право власності на виріб для того, щоб його майнові права на промисловий зразок були вичерпані. Достатньо, щоб мало місце передання виробу іншій особі на правовій підставі.

Підсумовуючи все викладене вище, можна сказати, що у статті зроблена спроба комплексно дослідити зміст права інтелектуальної власності на промисловий зразок, проаналізувавши як норми чинного законодавства України, зміни, які плануються вносити до нього, так і теоретичні позиції.